Designerschuhe mit roter Sohle: EuGH-Generalanwalt stellt Markenschutz in Frage

Datum: 12.02.2018

Eine Marke, die Farbe und Form kombiniert, kann aus den im Markenrecht der EU vorgesehenen Gründen von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt werden. Die Analyse dürfe sich nur auf den der Form innewohnenden Wert beziehen und nicht die Anziehungskraft berücksichtigen, die aufgrund des Rufs der Marke oder seines Inhabers von der Ware ausgeht, so der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH) Maciej Szpunar.

Christian Louboutin ist ein Designer, der unter anderem hochhackige Damenschuhe kreiert. Die Besonderheit der Schuhe besteht darin, dass die äußere Sohle systematisch die Farbe Rot hat. 2010 haben Louboutin und sein Unternehmen diese Marke in den Benelux-Ländern für die Klasse «Schuhe» und ab 2013 für die Klasse «hochhackige Schuhe» eingetragen. Diese Marke wird beschrieben als bestehend «aus der Farbe Rot (Pantone 18 1663TP), die auf der Sohle eines Schuhs wie abgebildet (die Kontur des Schuhs ist nicht von der Marke umfasst, sondern dient nur dem Zweck, die Position der Marke zu zeigen) aufgebracht ist».

Das Unternehmen Van Haren betreibt in den Niederlanden Einzelhandelsgeschäfte für Schuhe. Im Jahr 2012 verkaufte Van Haren hochhackige Damenschuhe, deren Sohlen rot waren. Louboutin und sein Unternehmen riefen die niederländischen Gerichte an, um eine Markenverletzung durch Van Haren feststellen zu lassen. Van Haren macht geltend, die streitige Marke sei ungültig. Die EU-Richtlinie über die Marken führe mehrere Ungültigkeitsgründe beziehungsweise Eintragungshindernisse auf, unter anderem in Bezug auf Zeichen, die ausschließlich aus der Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Das Gericht erster Instanz Den Haag hat beschlossen, hierzu den EuGH zu befragen. Es ist der Ansicht, dass die streitige Marke untrennbar mit einer Schuhsohle verbunden sei. Nach der Richtlinie sei der Begriff «Form» nicht unbedingt auf dreidimensionale Merkmale (wie die Konturen, die Abmessungen oder den Umfang) einer Ware beschränkt, sondern umfasse auch die Farben.

Szpunar stellt hierzu fest, dass ein Zeichen, das Farbe und Form kombiniert, unter das in der Markenrichtlinie enthaltene Verbot fallen kann. Er schlägt dem EuGH daher vor, zu antworten, dass die Eintragungshindernisse beziehungsweise Ungültigkeitsgründe auf ein Zeichen, das in der Form einer Ware besteht und Schutz für eine bestimmte Farbe beansprucht, anwendbar sein können.

Der Generalanwalt hatte bereits früher festgestellt, dass die streitige Marke einem Zeichen gleichzustellen sei, das in der Form der Ware bestehe und Schutz für eine bestimmte Farbe in Verbindung mit dieser Form beanspruche – und nicht einer Marke, die ausschließlich aus einer Farbe als solcher bestehe. Er bestätigt diesen Standpunkt, da es sich nicht um eine völlig abstrakte Form oder um eine Form, die von geringfügiger Bedeutung sei, handele, sondern stets um die Form einer Sohle. Außerdem bezweifelt er, dass die Farbe Rot die wesentliche Funktion der Marke, auf ihren Inhaber hinzuweisen, erfüllen könne, wenn sie außerhalb ihres spezifischen Kontexts, also unabhängig von der Form der Sohle, verwendet werde.

Szpunar weist allerdings darauf hin, dass die Qualifizierung der Marke eine Tatfrage sei, die vom niederländischen Gericht zu entscheiden sei. Dies gelte auch für die Frage, ob die rote Farbe der Sohle der Ware einen wesentlichen Wert verleihe. Er meint, dass das niederländische Gericht insoweit einen klaren Standpunkt vertrete und davon ausgehe, dass diese Frage zu bejahen sei.

Der Generalanwalt führt aus, dass die Einführung des Begriffs «Positionsmarke» in das Unionsrecht nicht geeignet sei, seine Erwägungen zur Anwendbarkeit des in der Unionsrichtlinie über die Marken vorgesehenen Ungültigkeitsgrundes beziehungsweise Eintragungshindernisses auf ein Zeichen wie das in Rede stehende zu beeinflussen.

Er hat außerdem die Reichweite der neuen Markenrichtlinie geprüft, deren Umsetzungsfrist am 14.01.2019 abläuft. Hierzu führt er aus, dass sich die Logik bestimmter Vorschriften der neuen Richtlinie – also eine Stärkung des Monopols des Markeninhabers und eine Beschränkung der Rechte Dritter – kaum auf die Eintragungshindernisse beziehungsweise Ungültigkeitsgründe übertragen lasse.

Der Generalanwalt vertritt ferner der Auffassung, dass die Bezugnahme auf die Wahrnehmung des Publikums als Faktor, der neben anderen die Merkmale bestimme, die der Ware einen wesentlichen Wert verliehen, für die Anwendbarkeit des Eintragungshindernisses beziehungsweise Ungültigkeitsgrundes auf Zeichen spreche, die aus der Form der Ware bestünden und Schutz für eine bestimmte Farbe in Verbindung mit dieser Form beanspruchten. Was in der Wahrnehmung des Publikums wirklich zähle, sei nicht die Unterscheidung zwischen Form-, Farb- oder Positionsmarken, sondern die auf den Gesamteindruck eines Zeichens gestützte Identifizierung der Herkunft einer Ware.

Zur Qualifizierung der Marke stellt er fest, dass zu prüfen sei, ob die Eintragung nicht dem Allgemeininteresse zuwiderlaufe, die Verfügbarkeit der mit diesem Zeichen wiedergegebenen Merkmale für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der gleichen Art anböten, nicht ungerechtfertigt zu beschränken.

Schließlich weist Szpunar darauf hin, dass seine Analyse sich ausschließlich auf den der Form innewohnenden Wert beziehe und nicht die Anziehungskraft berücksichtigen dürfe, die aufgrund des Rufs der Marke oder seines Inhabers von der Ware ausgehe.

Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof, Schlussanträge vom 06.02.2018, C-163/16